某甲公司诉某乙公司、丙商场侵害注册商标专用权纠纷案件

审理法院：北京市丰台区人民法院

调解组织：北京软件和信息服务业协会知识产权纠纷人民调解委员会

调解员：王丽君

案情简介

甲公司为白酒生产商，系某注册商标专用权人。2018年，甲公司起诉乙公司、丙商场，诉称乙公司未经甲公司许可，在其生产销售的白酒商品上使用与甲公司注册商标相近似的标识，容易导致相关公众的混淆误认，侵犯了甲公司的注册商标专用权。丙商场在其经营场所内销售上述侵权产品，亦应承担侵权责任。甲公司要求两被告停止侵权、赔礼道歉并赔偿经济损失及合理开支。北京软件和信息服务业协会知识产权纠纷人民调解委员会（以下简称“软协人调委”）接受委托，调解该案。

调解员经验分享：

接受委托后，软协人调委的调解员首先研究案例，了解了案件的基本事实，并查询相关案例、法律规定，形成初步调解方案。在此基础上，初步与双方进行了沟通。

通过初步沟通，调解员了解到只要乙公司同意甲公司的调解方案，甲公司可以不要求丙商场单独赔偿。因此，调解员把工作重点聚焦到乙公司，主要了解乙公司的意见，减少沟通人数和环节。

经过与乙公司的电话和现场沟通，调解员了解到乙公司不同意调解，主要原因在于乙公司认为其涉案商品上的标识与甲公司注册商标既不相同也不近似，因此不属于侵犯商标权行为。为此，调解员仔细比对和研究了甲公司注册商标与乙公司涉案商品标识，最终发现两者在整体结构、图形形状、图形比例及对应颜色上基本相同，并结合法律规定和既有判例，向乙公司讲解了实务层面对商标是否近似的认定逻辑，认为继续诉讼对其风险很大。最终，乙公司接受了调解员的意见，打消了继续诉讼的想法。

不过，虽然双方都同意调解，但甲公司的索赔金额较高，乙公司提出的赔偿金额又较低，使调解又一次陷入僵局。在与乙公司沟通过程中，调解员发现甲公司与乙公司均为某行业协会会员。有鉴于此，调解员一方面积极做甲公司工作，降低其调解预期。另一方面，也建议乙公司请上述行业协会居间调解。调解员也积极与行业协会沟通了案件情况，希望从行业自律角度，疏通调解工作。最终在多方努力下，2019年6月6日，甲公司与乙公司达成和解协议，甲公司撤诉，同时放弃向丙商场追偿。

法律分析

1.   未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯商标专用权行为。本案中，甲乙公司生产的涉案商品均为白酒，属于同一种商品，因此需考虑甲公司注册商标与乙公司商品中使用的标识是否构成近似。判断是否构成商标近似，需要考虑商标标识构成要素及其整体的近似程度，如商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构是否相似，或者其立体形状、颜色组合是否相似，并是否易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。同时，也要考虑在先商标的显著度和知名度，以及被诉方的主观恶意程度。对于标识本身存在一定的差异，但在先商标知名度高，且足以证明被诉方具有摹仿高知名度在先商标、借用在先商标知名度的主观意图，只要存在相关公众产生混淆的可能性，即可认定构成近似商标。

2.   侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。在实践中，权利人的实际损失可以根据权利人因侵权所造成的商品销售减少量或侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算；侵权人因侵权所获得的利益，可以根据侵权商品的销售量与该商品单位利润计算，该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位利润计算；上述两者难以确定的，权利人可以向法院出具既往商标许可合同中的商标许可费用作为参考。仍难以确定的，法院结合如下因素适用法定赔偿规则：（1）在先商标知名度和显著性；（2）商标估值、设计成本、广告投入、价值培育投入、市场开拓成本；（3）商标实际使用状况与收益；（4）侵权行为发生时的合理许可费用；（5）商标使用许可的种类、时间和范围；（6）其他可以衡量商标权利价值的因素。此外，若侵权人存在较大主观上恶意，且实施的侵权行为较为严重，则可适用惩罚性赔偿制度，按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

在先案例索引

案例1：北京某公司与张某等侵害商标权纠纷案。[1]该案中，法院认为，北京某公司将“陈记金手勺”广泛使用在服务、广告宣传、互联网等，其使用形式旨在使相关公众区分服务来源，确认为商标性使用。该标识完整包含“金手勺”三字，其中“陈记”二字为左侧竖排且字号较小，“金手勺”三字为自左向右、横排、加粗方式，字号为“陈记”的几何倍数大小，一般消费者从视觉判断对比，该标识与“金手勺”极易造成混淆与误认，使得相关公众认为两者之间存在特定的联系，“陈记金手勺”与“金手勺”构成近似商标。同时，北京某公司经营范围系餐饮管理、销售食品和餐饮服务，与“金手勺”商标核定服务饭店、餐馆、餐厅、快餐馆等构成同种服务。鉴于北京某公司在其订餐卡、网上团购信息直接使用了“金手勺”字样，同时其公司未提出有效抗辩，法院认定北京某公司在相同服务上使用了相同和近似商标，侵害张某等的商标专用权。

案例2：美国某公司与浙江某公司侵害商标权纠纷案。[2]该案中，法院认可原告主张的以“侵权人因侵权所获得的利益”来计算赔偿数额，具体公式为“侵权获利=商品销售量*[产品单价-产品成本]”。根据相关证据，法院通过公式（产品单位利润=产品售价-产品成本）计算得出侵权产品的单位利润在678元-930元之间。再根据侵权获利=侵权产品销售量×产品单位利润，可以推算出被告对侵权产品的获利至少在101.7万元-139.5万元之间。故在被告未提供其他证据的情况下，法院认定被告的侵权获利在101.7万元-139.5万元之间。

同时，法院认为，被告的主观恶意明显、侵权情节严重，应加大对被告的惩罚力度，在该案中确定三倍的惩罚性赔偿比例。理由如下：第一，被告使用的侵权标识与原告的权利商标标识完全相同，且二者使用于相同产品上，产品的款式、颜色、商标的标识位置等几乎完全相同，此种全面摹仿原告商标及产品的行为足见被告侵犯原告商标权、攀附原告商誉的主观意图明显；第二，被告早在2011年已因产品涉嫌侵权而被原告发函警告，并最终与原告签署和解协议，被告承诺今后不会从事任何可能侵犯或妨碍原告所拥有的工业产权的活动，但时隔几年之后，被告被再次发现生产销售侵犯原告注册商标专用权的产品。被告此种不信守承诺、无视他人知识产权的行为，是对诚实信用原则的违背，侵权恶意极其严重。第三，被告在2016年的销售总额已达800余万元，被告通过微信商城、微信朋友圈、工厂、展览会等线上、线下多种渠道进行侵权产品的推广和销售，产品被售往多个省市，可见被告的生产经营规模较大、产品销售渠道多、涉及地域范围广，侵权行为影响较大。第四，被告的侵权行为不仅造成市场混淆，而且侵权产品还存在脱胶的质量问题，会使得消费者误购并误认为原告的产品存在质量问题，会给原告通过长久努力积累起来的商业信誉带来负面评价，侵权后果较为严重。

[1]一审：北京市石景山区人民法院，（2018）京0107民初26101号；二审：北京知识产权法院，（2019）京73民终191号。

[2]上海市浦东新区人民法院,（2018）沪0115民初53351号。

编辑：中国电源产业网